Oppositie tegen merkaanvraag

Een oppositie is een merkenrechtelijke procedure waarmee de eigenaar van een merk bezwaar aantekent tegen een recentere merkaanvraag omdat hij vindt dat deze recentere aanvraag té gelijkaardig is aan zijn eerdere merk. Waarmee moet je rekening houden als je een oppositie wil starten tegen een merkaanvraag? Wat als iemand een oppositie indient tegen jouw merkaanvraag? Hoe verloopt een oppositieprocedure? In dit artikel worden de belangrijkste aandachtspunten besproken.

 

Oppositie merk

Oppositie tegen merk: waar gaat het over?

 

De ‘indruk’ van de merken

 

Merken kunnen op verschillende manieren overeenstemmen, bijvoorbeeld op visueel, fonetisch, of conceptueel vlak. De oppositie tegen een merkaanvraag kan verschillen, afhankelijk van de vraag of het om woordmerken, beeldmerken, of (gecombineerde) woordbeeldmerken gaat. Bij woordmerken maakt een merkhouder meestal bezwaar tegen de fonetische overeenstemming van de nieuwe merkaanvraag (het merk wordt namelijk op een gelijke manier gelezen of uitgesproken). Bij beeldmerken maakt men meestal bezwaar tegen de visuele en conceptuele indruk van de merken. Dit houdt in dat het merk (bijv. een logo) er gelijkaardig uitziet of een gelijkaardige betekenis oproept. Bij woordbeeldmerken gaat het vaak om een combinatie van verschillende gelijkenissen.

 

In de praktijk gaat het om de vraag of de totaalindruk van de beide merken gelijkaardig is, rekening houdend met hun meest onderscheidende en dominante kenmerken. Deze inschatting verschilt vanzelfsprekend zeer van geval tot geval.

 

De klassen en subklassen van de merken

 

Er moet ook gekeken worden naar de klassen waarvoor beide merken zijn ingeschreven. Deze klassen dienen om aan te duiden voor welke producten of diensten het merk zal gelden. De klassen worden verder onderverdeeld in subklassen, zodat de bescherming van het merk zo nauwkeurig mogelijk kan afgebakend worden. Voor een succesvolle oppositieprocedure zal het van belang zijn of het oudere merk en de nieuwere merkaanvraag voor gelijkaardige (sub)klassen zijn ingeschreven. Zo kan het zijn dat een woord als merk ingeschreven is door twee andere partijen om totaal verschillende producten of diensten te verkopen (denk aan het woord ‘Lotus’ dat als merk ingeschreven is voor zowel koekjes als auto’s: in de praktijk is er geen verwarring en kunnen deze merken naast elkaar bestaan). Wanneer men een oppositie indient moet men steeds specificeren tegen welke (sub)klassen van het eerdere merk de procedure wordt aangegaan.

 

Verwarring bij het publiek

 

Wat ook van belang is indien u een oppositieprocedure tegen een merkaanvraag overweegt of indien u geconfronteerd wordt met een oppositie, is de vraag of de gelijkenis tussen de merken aanleiding geeft tot verwarring bij het publiek. Een oppositie gaat meestal om de vraag of de beide merken zodanig gelijkaardig zijn dat er een gevaar van verwarring en/of associatie ontstaat tussen het nieuwe en het oude merk bij het publiek. De bewijslast hiervoor ligt bij de merkhouder die de oppositieprocedure heeft gestart. Daarnaast kan een oppositie ook ingediend worden als het nieuwe merk bijvoorbeeld een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het oudere merk of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

 

Oppositie tegen merk: hoe verloopt de procedure?

 

Wat zijn nu de concrete stappen die u moet ondernemen indien een oppositie wordt ingediend tegen uw merkaanvraag, of indien u zelf een oppositie wil instellen tegen een merkaanvraag die gelijkaardig is aan uw merk?

 

Overweeg eerst een minnelijke oplossing

 

Een oppositieprocedure is in principe de voornaamste manier om op te treden tegen een nieuwe merkaanvraag. Vaak is het aangeraden om eerst contact op te nemen met de aanvrager van het nieuwe merk, of met de merkhouder die tegen u een oppositieprocedure heeft gestart. Dit kan gebeuren voordat u een oppositieprocedure start, of tijdens de zogenaamde “cooling-off” periode binnen de oppositieprocedure (zie hieronder). Om dit contact zo vlot mogelijk te laten verlopen, schakelt u best een merkenspecialist in. De bedoeling is om zo snel mogelijk een oplossing te bekomen, die bovendien op maat gemaakt is voor beide partijen. Indien de partijen niet tot een akkoord komen in het merkgeschil, kan nog steeds een oppositieprocedure worden gestart (voor zover de oppositietermijn nog niet is verlopen).

 

Een oppositie starten bij het merkenbureau

 

Het starten van een oppositieprocedure moet gebeuren bij het merkenbureau waarbij de merkaanvraag werd gedaan. In dit artikel worden de oppositieprocedures voor de merkenbureaus van de Benelux en de EU behandeld. Dit zijn het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (of ‘BOIP’) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (of ‘EUIPO’). De oppositieprocedures voor deze bureaus verlopen volgens gelijkaardige regels.

 

In het geval van een Benelux merk moet de oppositie ingediend worden binnen de twee maanden nadat de merkaanvraag is gepubliceerd bij het BOIP. Bij een Europees merk (EU) moet de oppositie ingediend worden binnen drie maanden na publicatie van de merkaanvraag bij het EUIPO.

 

Deze periode wordt ook wel de ‘oppositieperiode’ van een merkaanvraag genoemd. Indien de oppositie door het Bureau (BBIE of EUIPO) ontvankelijk wordt verklaard, start een zogenaamde “cooling-off” periode van twee maanden. Het Bureau brengt de partijen hiervan op de hoogte. Deze periode van twee maanden geeft de partijen de kans om hun geschil onderling op te lossen. Wij raden aan dit ook steeds te proberen. Indien na de cooling-off periode door de partijen geen oplossing voor het geschil is gevonden, kunnen de partijen ofwel opteren om de “cooling-off” periode in gezamenlijk overleg te verlengen of om de oppositieprocedure effectief uit te vechten. De partijen wisselen dan hun argumenten en stukken uit. Zij krijgen hier telkens een termijn van twee maanden voor.  Nadat het onderzoek van de oppositie door het Bureau is beëindigd, neemt het zo snel mogelijk een beslissing over de merkaanvraag. Indien het Bureau de oppositie gegrond acht, wordt de aanvraag (geheel of gedeeltelijk) geweigerd. Tegen de beslissing van het Bureau is beroep mogelijk, binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan.

 

Heeft u nog andere vragen over een oppositieprocedure, of wenst u dat wij u bijstaan om een merknaam te registeren (Benelux merk aanvragen of EU merk aanvragen), aarzel dan niet ons te contacteren.

Voor meer algemene informatie over merkenrecht kan u ons artikel ‘10 vaak gestelde vragen rond merkenrecht’ raadplegen.