10 vaak gestelde vragen rond merkenrecht

Merkregistratie

Merkregistratie: wat is een merk?

 

Een “merk” is een teken dat je gebruikt om je goederen of diensten aan te duiden. In principe is een merk beschermd als het geregistreerd is en effectief wordt gebruikt binnen een periode van vijf jaar na de inschrijving. Niet-geregistreerde merken kunnen in bepaalde gevallen ook een vorm van bescherming genieten (bijvoorbeeld als handelsnaam of onder de regels voor oneerlijke mededinging), maar deze bescherming is beperkt. Het is dan ook aan te raden om je merk te deponeren via een merkregistratie.

 

Benelux merk – EU merk – Internationaal merk

 

Wil je bescherming in België, dan kan je je merk laten registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Je verkrijgt dan een “Benelux merk” dat geldig is in België, Nederland en Luxemburg.

Een tweede mogelijkheid is om je merk te laten registreren als een “Uniemerk” (vroeger werd dit een Gemeenschapsmerk of Europees Merk genoemd) bij het Europees merkenbureau (het “EUIPO” of “EU Intellectual Property Office”) (vroeger werd dit het “Office for Harmonization in the Internal Market” of “OHIM” genoemd). Een uniemerk is geldig in alle 28 EU lidstaten.

Een derde mogelijkheid is om een zogenaamd “internationaal merk” te deponeren via WIPO (“World Intellectual Property Organization”). Dit is een combinatie van verschillende nationale merkregistraties via één enkele procedure. Een internationaal merk is vooral aangeraden als je je merk slechts in enkele Europese landen gebruikt of als je je merk ook buiten de Europese Unie wil beschermen.

Een merk vervalt in principe als het gedurende vijf jaar niet gebruikt wordt, of als de registratie niet tijdig vernieuwd wordt (merkregistratie is geldig voor een periode van tien jaar).

Voordat je een bepaalde merknaam begint te gebruiken voor je goederen of diensten, doe je er goed aan om te checken of de naam al geregistreerd is als merk, handelsnaam of domeinnaam. Je vraagt hiervoor best advies aan een specialist merkenrecht. Ook check je best of de naam al gebruikt wordt op sociale media zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pinterest. Leg snel de nodige accounts, profielen en bedrijfspagina’s vast!

 

Wat is het verschil tussen een Woordmerk, Beeldmerk, of Woordbeeldmerk?

 

Er zijn verschillende soorten merken. Met een Woordmerk bescherm je de naam zelf van de goederen of diensten die je verkoopt.

Met een Beeldmerk (of figuratief merk) bescherm je een grafische voorstelling. Typische voorbeelden van beeldmerken zijn logo’s of labels. Beeldmerken kunnen ook bestaan uit een combinatie van beelden en woorden. Men spreekt dan vaak van Woord-Beeldmerken.

Daarnaast bestaan er ook vormmerken waar driedimensionale vormen beschermd worden (bijvoorbeeld de vorm van een fles of een lamp). In uitzonderlijke gevallen kunnen zelfs geluiden (zoals reclame jingles), geuren, of kleuren als merk beschermd worden.

 

 

Welk merk kies je dan best (Woordmerk, Beeldmerk of gecombineerd Woordbeeldmerk)?

 

Dat hangt af van geval tot geval. Je raadpleegt hiervoor best een specialist merkenrecht die dit samen met jou kan bekijken.

Als je een “brand” hebt gekozen die als woord voldoende onderscheidend is, raden wij meestal aan om dit als woordmerk te registreren. Een woordmerk is meestal de sterkste bescherming.

Bij een zuiver beeldmerk wordt er geen “naam” geregistreerd maar enkel het logo. Indien je dit logo in de praktijk ook effectief gebruikt, is een beeldmerk registratie zeker aan te raden.

Bij een gecombineerd woord-beeldmerk geldt de merkbescherming voor de specifieke combinatie van woorden en beelden in het merk.

Je houdt er best rekening mee dat je woordmerk waarschijnlijk minder snel zal veranderen dan een logo of beeldmerk. Als je enkel een logo als merk registreert (beeldmerk of woordbeeldmerk), dan moet je in principe bij elke wijziging van je logo een nieuw merkdepot aanvragen.

Veel hangt af van hoe je het merk in de praktijk gebruikt. Bijvoorbeeld: als je je merk zowel als zuiver logo gebruikt, én als logo met woordelementen (bijv. een naam of slagzin), dan kies je best voor aparte merkregistraties.

Bij beeldmerken moet je ook rekening houden met de kleuren waarin je het logo in de praktijk wil gebruiken, om zo een beslissing te maken over een kleurenmerk of een zwart-wit merk.

 

Wat zijn de mogelijke klassen van goederen of diensten bij merkdepots?

 

Bij de merkregistratie moet je bepaalde goederen of diensten aanduiden waarvoor de merkbescherming zal gelden. Deze selectie gebeurt aan de hand van zogenaamde “klassen”, die onderverdeeld worden in “sub-klassen”.

Probeer een verstandige selectie te maken van klassen en sub-klassen. Vaak zien wij als advocaten gespecialiseerd in merkenrecht gevallen waarbij relevante categorieën niet geselecteerd werden (en de merkregistratie dus haar doel voorbij schiet), of waarbij overbodige klassen aanleiding geven tot juridische discussies die konden vermeden worden (opposities, gerechtelijke procedures, enz.). Vraag dus best advies aan een merkenjurist met kennis van zaken.

 

Hoeveel kost een merkregistratie?

 

Kostprijs EU Merk (= uniemerk):

Voor de eerste klasse betaal je 850 euro aan het EUIPO (het officiële merkenbureau). Voor de tweede klasse betaal je 50 euro bij. Selecteer je een derde klasse, dan betaal je 150 euro extra. Kies je meer dan 3 klassen, dan betaal je voor elke extra klasse 150 euro bij.

Kostprijs Benelux merk:

Voor een Beneluxmerk betaal je 240 euro voor 3 klassen. Vanaf de vierde klasse betaal je 37 euro bij per klasse. Als je voor een EU merk opteert, moet je geen extra Benelux merk aanvragen (het grondgebied van de Benelux is dan immers al gedekt).

Daarbovenop komen de kosten van de merkenadvocaat die het merkdepot voorbereidt, uitvoert en opvolgt. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies. 

 

Wat zijn de voordelen van een merkregistratie?

 

Door je merk te registreren bekom je het exclusieve recht om het merk te gebruiken voor de goederen of diensten die je bij de merkregistratie geselecteerd hebt. Deze bescherming geldt voor de hele Benelux (of de hele E.U. in het geval van een uniemerk) en voor een periode van tien jaar (verlengbaar).

Met een merkregistratie kan je je verzetten tegen het gebruik van je merk door anderen. Dit is belangrijk als je wil voorkomen dat anderen je klanten of potentiële klanten in verwarring brengen. Zo verhoog je de betrouwbaarheid en herkenbaarheid van je merk en belet je dat anderen onterecht profiteren van je inspanningen om de naam van je goederen of diensten in de markt te zetten…

 

Wat is het verschil tussen een “merknaam”, “vennootschapsnaam” en “handelsnaam”?

 

Een merk verschilt van een vennootschapsnaam of bedrijfsnaam in die zin dat daarmee bedoeld wordt de naam van je onderneming, niet van de goederen of diensten die je verkoopt.

Een merk verschilt ook van een handelsnaam. Met een handelsnaam wordt bedoeld de naam waarmee je je handelsactiviteit aanduidt of waarmee je deelneemt aan het economisch verkeer (ook al overlapt dat in de praktijk vaak).

Het effectieve gebruik van een handelsnaam is in principe genoeg om bescherming te verkrijgen. Je moet je handelsnaam dus niet registreren, maar een vermelding van de naam bij je KBO-inschrijving is in de praktijk wel nuttig. Bij een handelsnaam maakt het ook niet uit of de naam beschrijvend is (bij merken is het beschrijvend karakter vaak een reden om merkregistratie te weigeren of om de geldigheid van het merk aan te vechten).

Een handelsnaam biedt een beperktere bescherming dan een merk. Zo is een handelsnaam beperkt tot de streek waar je effectief handel voert onder de naam. Er is dus geen automatische bescherming voor de hele Benelux zoals bij merken.

Als houder van een (niet-geregistreerde) handelsnaam kan je in principe niet verhinderd worden om de naam verder te gebruiken (in het gebied waar je de handelsnaam reeds effectief gebruikte), wanneer de naam later door een ander als merk wordt geregistreerd. Die ander zal dan wel het recht hebben om de naam exclusief als merk te gebruiken buiten het gebied waar jij de naam als handelsnaam gebruikt. Zoals gezegd hebben merknamen en handelsnamen wel een andere functie en hangt veel af van de vraag of deze in de praktijk op correcte wijze gebruikt worden. Vaak leiden dergelijke discussies tot bewijsproblemen en procedureslagen. Het valt dan ook sterk aan te raden om je handelsnaam zo snel mogelijk ook als merknaam te deponeren indien je de naam ook gebruikt voor de goederen of diensten die je aanbiedt (vraag eventueel advies bij een specialist merkenrecht). Als de handelsnaam jonger is dan de merkinschrijving, zal de merkhouder het gebruik van de latere handelsnaam normaal gezien wel kunnen laten verbieden.

Tenslotte kan een naam ook bescherming genieten omdat het een persoonsnaam betreft.

 

Geeft een geregistreerd merk automatisch recht op de bijhorende domeinnaam?

 

Neen. Domeinnamen, profielnamen en paginanamen worden geregistreerd volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt” (“first come, first served”).

Het komt vaak voor dat een naam al geregistreerd is door een andere gebruiker en niet meer beschikbaar is als profielnaam of paginanaam op een sociaal netwerk.

In veel gevallen zal een merkhouder zich wel degelijk kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk door een derde als domeinnaam, profielnaam of paginanaam, maar dat zal niet altijd het geval zijn. Om het voorbeeld van domeinnamen te nemen: er bestaan bijzondere procedures om een domeinnaam te claimen (zowel voor de rechtbank als voor arbitragecolleges), maar je moet bijna steeds bewijzen dat de houder van de domeinnaam geen rechtmatig belang heeft in de naam en dat hij te kwader trouw is geweest. Als het om een cybersquatter gaat, zal zulk bewijs wel te leveren zijn, maar er zijn situaties waar meerdere personen aanspraken kunnen laten gelden op een naam als domeinnaam, profielnaam of paginanaam.

 

Is een merkregistratie nu een verstandige beslissing of niet?

 

Meestal is een merk registratie inderdaad een verstandige beslissing (en een beperkte investering die 10 jaar bescherming oplevert). Je moet wel opletten dat je geen overbodige namen of logo’s laat registreren, want dat kan de prijs onnodig doen oplopen. Ook let je best op dat je op een correcte manier de relevante klassen selecteert (daar gebeuren vaak ongelukken mee). Tenslotte moet je op voorhand goed checken welke namen reeds geregistreerd zijn, en welke gelijkaardige merken een risico kunnen opleveren voor een oppositie. Je vraagt dus best vooraf raad aan een merkenspecialist.

 

Wil u een merknaam registreren of heeft u andere vragen in verband met merken (bijvoorbeeld i.v.m. merkinbreuken, merklicenties, kosten voor een merkregistratie, enz.)?  Aarzel niet ons te contacteren!

Finnian & Columba

Advocaten Merkenrecht