Heb je bij een inbreuk op je intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht, merkenrecht of modelrecht) naast een vergoeding voor mislopen royalties ook recht op een morele schadevergoeding? Of sluit de materiële schadevergoeding (royalties) een extra vergoeding voor immateriële of morele schade automatisch uit?

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaf hierover in een recent arrest meer duidelijkheid (arrest Liffers t. Mandarina en Mediaset, C-99/15 van 17 maart 2016).

 

Artikel 13 Handhavingsrichtlijn

 

Deze zaak betrof een prejudiciële beslissing over de interpretatie van artikel 13, lid 1 van de Handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG).

 

Dit artikel van de Handhavingsrichtlijn luidt als volgt:

 

„De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

 

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

1. houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden; of
2. kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

[…]” (eigen onderlijning)

 

Concrete feiten: gebruik van fragmenten van een documentaire in een ander audiovisueel werk

 

De concrete feiten van deze zaak waren als volgt:

 

Christian Liffers is de regisseur, scenarioschrijver en producent van de documentaire Dos patrias, Cuba y la noche (Twee vaderlanden: Cuba en de nacht). Dit audiovisueel werk vertelt zes persoonlijke verhalen van verschillende inwoners van Havana, allen homoseksuelen of transseksuelen.

 

Mandarina maakte daarna een aparte documentaire over kinderprostitutie in Cuba, waarin met een verborgen camera bepaalde strafbare feiten werden opgenomen en vertoond. Mandarina nam hierbij een aantal fragmenten over uit het werk Dos patrias, Cuba y la noche, zonder hiervoor op voorhand toestemming te vragen aan Christian Liffers. De documentaire van Mandarina werd uitgezonden door de Spaanse televisiezender Telecinco (onderdeel van Mediaset).

 

Liffers startte een procedure tegen Mandarina en Mediaset voor de Spaanse rechtbanken om de inbreuken op zijn intellectuele eigendomsrechten stop te laten zetten en een schadevergoeding te bekomen. Liffers vorderde in de eerste plaats een materiële schadevergoeding voor inbreuk op zijn exploitatierechten (of vermogensrechten), op basis van het bedrag aan royalties die hij normaliter gekregen zou hebben indien Mandarina en Mediaset wel toestemming zouden hebben gevraagd voor het gebruik van zijn beelden. Liffers baseerde zich hiervoor op de tarieven van de Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Spaanse organisatie voor het beheer van de rechten van de audiovisuele producenten). Naast een materiele schadevergoeding vorderde Liffers ook een aparte vergoeding voor morele schade.

 

 

Prejudiciële vraag: sluit een schadevergoeding op basis van mislopen royalties uit dat daarnaast ook een morele schadevergoeding betaald moet worden?

 

De zaak kwam uiteindelijk voor het Spaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo) die de volgende prejudiciële vraag stelde aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

 

„Kan artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat de benadeelde van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, die vergoeding van de vermogensschade vordert op basis van het bedrag van de royalty’s of vergoedingen die hem verschuldigd waren geweest als de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken, niet tevens vergoeding van de hem toegebrachte morele schade kan vorderen?”

 

In essentie wilde het Spaanse Hooggerechtshof dus weten of een vordering tot schadevergoeding voor materiele schade op basis van hypothetische royalties (artikel 13 lid 1, 2^e alinea, onder b) uitsluit dat de benadeelde van de inbreuk ook nog een morele schadevergoeding vordert (artikel 13 lid 1, 2^e alinea, onder a). Artikel 13 lid 1, 2^e alinea, b) maakt immers geen melding van morele schade, maar sluit deze evenmin uit.

 

Een passende schadevergoeding moet rekening houden met morele schade

 

Het Hof van Justitie maakt hier duidelijk dat de algemene regel is dat een partij die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een ander een passende schadevergoeding moet betalen aan de benadeelde „tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk [werkelijk] heeft geleden” (eerste alinea van artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48).

 

Morele schade zoals afbreuk aan de reputatie van de auteur van een werk maakt, indien die schade is bewezen, in principe deel uit van de werkelijk geleden schade en moet dus vergoed worden.

 

Indien er werkelijk morele schade is geleden, is het volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie dus uitgesloten dat enkel een materiele schadevergoeding zou toegekend worden op basis van de hypothetische royalties.

 

Ook een forfaitaire schadevergoeding op basis van royalties moet voldoende rekening houden met de morele schade

 

Het Hof van Justitie bevestigt bovendien dat het enkel “in passende gevallen” toegestaan is om als alternatief de forfaitaire berekeningsmethode van artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder b), van richtlijn 2004/48 toe te passen. Het Hof verwijst hiervoor naar overweging 26 van deze richtlijn: de forfaitaire berekeningswijze kan van toepassing zijn „bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is”. In dergelijke moeilijke omstandigheden kan het bedrag van de schadevergoeding worden berekend op basis van elementen zoals de royalty’s of vergoedingen die normaliter zouden verschuldigd zijn voor het gebruik van het intellectuele-eigendomsrecht. De bepaling van artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder b) vermeldt bovendien dat de forfaitaire schadevergoeding vastgesteld moet worden op basis van „ten minste” de daarin vermelde elementen, waarbij het toegelaten is om ook andere elementen in overweging te nemen, zoals de vergoeding van de aan de rechthebbende berokkende morele schade.

 

Het Hof van Justitie herinnert er nog aan dat de richtlijn 2004/48 als doel heeft een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen (overweging 10), en dat het bedrag van de schadevergoeding rekening moet houden met alle omstandigheden van de zaak, en met name de morele schade (overweging 26).

 

De schadevergoeding moet een integraal herstel van de schade mogelijk maken. Aangezien een forfaitaire schadevergoeding die enkel berekend wordt op basis van de hypothetische royalty’s enkel de materiële schade dekt, kan de benadeelde daarnaast ook aanspraak maken op een morele schadevergoeding.

 

 

Conclusie: de integrale schade moet vergoed worden: zowel de materiële als de morele schade

 

Het Hof van Justitie besluit: “Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het een door een inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrecht benadeelde die vergoeding van zijn materiële schade vordert volgens de in de tweede alinea, onder b), van lid 1, van dat artikel voorziene berekeningswijze op basis van de hypothetische royalty’s, is toegestaan bovendien de in lid 1, tweede alinea, onder a), van dat artikel bedoelde vergoeding van zijn morele schade te vorderen.” (eigen onderlijning)

 

De houder van een intellectueel eigendomsrecht (zoals auteursrecht, merkenrecht of modelrecht) heeft dus niet enkel recht op een vergoeding voor de materiële schade (of vermogensschade) berekend op basis van de mislopen royalty’s, maar ook op een vergoeding voor de geleden immateriële of morele schade.

 

Er moet volgens het Hof steeds rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van elk geval, waarbij “de berekening van de aan de rechthebbende van een intellectuele-eigendomsrecht te betalen schadevergoeding moet beogen hem integraal herstel van de door hem werkelijk geleden schade te waarborgen, door daaronder ook eventuele morele schade te begrijpen”.

 

Deze morele schadevergoeding komt bovenop de materiële schadevergoeding. Anders gezegd: een materiële schadevergoeding (eventueel forfaitair berekend op basis van de royalties die betaald moesten worden indien toestemming was gevraagd) sluit niet uit dat daarnaast een morele schadevergoeding betaald moet worden.

 

Bart Van Besien

Advocaat